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Q A사는 해외 브랜드인 B사의 C상표 제품에 대해 상당한 대가를 지급하고 국내 독점판매 대리점계약을 체결했다. 이후 A사는 C상표에 대한 전용사용권을 등록한 뒤 국내에서 판매, 홍보, 영업을 개시했다. 그런데 A사의 영업, 홍보 등으로 B사 제품과 C상표가 널리 알려지게 되자 D사가 C상표 제품을 해외 유통시장에서 직접 수입해 A사 국내 판매가격보다 저렴하게 판매하기 시작했다. A사는 D사에 대해 상표권과 부정경쟁방지법 침해를 이유로 민·형사 소송을 제기할 수 있을까.
A D사 수입 제품이 B사가 제조한 정품이라면 D사가 상표사용권을 갖지 않은 채 C상표를 제품 판매를 위해 사용하더라도 상표권침해에 해당하지 않는다. 대법원 판례(99다42322)를 보면 진정상품 병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용해 광고하더라도 그로 인해 상품출처표시 기능과 이에 수반되는 품질보증 기능을 훼손할 우려가 없고, 국내 일반 수요자에게 상품의 출처나 품질에 오인·혼동을 불러일으킬 가능성이 없다면 그 자체로 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해를 구성하지 아니한다고 법원은 판단했다.
그러나 병행수입업자가 광고에 사용한 상표가 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로 이러한 사용행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따라 처벌될 수 있다.(대법원 2008도7462)
판례에 따르면 매장 내부 간판과 포장지·쇼핑백, 선전광고물 등은 영업표지로 볼 수 없거나 병행수입업자 매장을 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없다고 본다. 반면 사무소와 영업소, 매장의 외부 간판, 명함, 현수막은 영업표지로 사용한 것으로 보고 있어 부정경쟁행위로 금지시키고 있다(대법원 99다42322).
따라서 위 사례에서 D사는 B사의 국내 대리점으로 오인하게 할 수 있는 매장 외부간판과 명함, 현수막 등에는 C상표를 사용할 수 없다. 다만 제품을 판매하기 위해 필요한 매장 내부 간판, 포장지·쇼핑백, 선전광고물 등에는 C상표를 사용할 수 있다.
만약 A사가 C상표에 대한 전용사용권계약만 맺고 B사와 대리점이나 계열회사 관계에 있지 않으면서 B사 제품을 수입하지 않고 C상표 제품을 전량 제조, 판매한다면 B사 제품과 A사 제품의 제조, 판매 출처나 품질이 동일하다고 할 수도 없고 B사와 A사가 공동의 지배통제 관계에서 상표권을 남용해 부당하게 독점적인 이익을 꾀할 우려도 적다. 이러한 경우에는 진정상품이라고 하더라도 D사의 병행수입 행위는 A사의 전용상표권 침해에 해당되고 수입통관도 금지된다.(대법원 96도2191)
권 단 법무법인(유) 동인 변호사 dankwon@donginlaw.co.kr
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