대법원 전원합의체(재판장 양승태 대법원장)는 20일 뉴발란스 미국 본사가 국내 운동화 제조업체 A사를 상대로 낸 권리범위확인 청구소송에서 원고 패소 판결한 원심을 깨고 원고 승소 취지로 사건을 특허법원으로 돌려보냈다.
재판부는 "상표권과 관련해 등록 결정 당시에는 식별력이 없거나 미약했다고 하더라도 소송 시점에 이르러 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 돼 식별력을 가지게 된 경우에는 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단해야 한다"고 판시했다.
이어 "뉴발란스의 상표는 어패럴뉴스사가 선정한 2009년 스포츠 부문 '베스트 브랜드' 과 '올해의 브랜드'로 각각 선정되기도 했다"며 "이 같은 사정을 감안하면 등록 결정 당시인 1984년께는 뉴발란스의 'N'자 표시가 식별력이 없었으나 이 사건 소송 당시인 2011년께는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 식별력을 가지게 됐다"고 설명했다.
뉴발란스는 A사가 영문 알파벳 N을 오른쪽으로 약간 기울여 쓰고 그 밑에 회사 이름을 넣은 상표를 사용하자 소송을 냈다.
그러나 특허법원은 "등록 결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득했다고 하더라도 그 부분에 대해 따로 등록 결정을 받지 않는 한 그 부분만을 분리해 등록상표의 보호범위에 속한다고 할 수는 없다"며 A사의 손을 들어줬다.
대법원의 한 관계자는 "이번 판결은 등록 결정 당시 식별력이 없던 부분은 소송 당시 사용에 의한 식별력을 취득했다고 하더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다는 취지로 판시한 종래의 태도를 변경해 소송 시점에 이르러 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 돼 식별력을 가지게 된 경우 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하도록 했다는 점에서 큰 의의가 있다"고 말했다.
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